La sección nº15 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado, en fecha 27 de julio de 2022, Sentencia núm. 1270/2022 mediante la que ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por los gimnasios Metropolitan, a través de la que pretendían prohibir el uso del término Metropolitan en las marcas de la que es titular una compañía barcelonesa, que protegen servicios de restauración bajo la denominación “Metropolitan Café”.
La demanda se fundamentaba, básicamente, en el hecho de que las marcas de la demandante son marcas renombradas, sin tener en cuenta si, además, concurrían los requisitos necesarios para que se pudiera aplicar la protección reforzada de las mismas: esto es, la protección sobre clases más allá de aquellas para las que se encontraban registradas las marcas de los gimnasios Metropolitan.
Desde Falcón Abogados, despacho encargado de la defensa de la mercantil demandada, y expertos en Propiedad Industrial, indican que “suele ser habitual que grandes marcas que gozan de renombre pretendan monopolizar los términos que conforman sus signos distintivos y con ello prohibir el uso de palabras idénticas o semejantes en marcas de otros titulares que prestan servicios radicalmente distintos, por el simple hecho de que sean consideradas renombradas”.
Sin embargo, la conocida cadena de gimnasios parece olvidar que la mera existencia de renombre no les faculta automáticamente para prohibir el uso de los términos que conforman sus marcas en otras marcas que protegen productos o servicios diferentes.
Así, lejos de que esta forma de actuar sea ajustada a derecho, para que una marca renombrada esté facultada para prohibir el uso de signos semejantes registrados para clases diferentes deben concurrir requisitos adicionales al renombre, tales como el parasitismo, la obtención de una ventaja desleal, o el perjuicio del renombre de las marcas de contrario. Así, lejos de que esta forma de actuar sea ajustada a derecho, para que una marca renombrada esté facultada para prohibir el uso de signos semejantes registrados para clases diferentes, deben concurrir requisitos adicionales al renombre, tales como el parasitismo, la obtención de una ventaja desleal, o el perjuicio del renombre de las marcas de contrario.
Y así lo han confirmado los magistrados de la sección nº15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en numerosa doctrina jurisprudencial, que han dictado Sentencia cuyo texto literal reza que “No creemos que, aunque el consumidor medio de actividades deportivas pueda representarse algún tipo de vínculo entre las empresas que prestan dichos servicios, dicho consumidor pueda verse determinado por dicha vinculación para elegir un restaurante u otro, lo que supondría un caso de parasitismo. No creemos que la demandada con el uso de la marca se esté aprovechando de la reputación de los gimnasios para promocionar sus restaurantes. Por último, tampoco creemos, ya que no tenemos ningún dato para pensarlo, que esa vinculación pueda suponer algún tipo de perjuicio para el renombre de los clubs deportivos. En definitiva, creemos que ambas marcas pueden coexistir siempre que se haga un uso leal de los registros.”
Con esta resolución se pone fin así a un largo y tedioso procedimiento judicial, que ha durado más de dos años, y que ha confirmado el derecho de Metropolitan-café a incorporar el término Metropolitan en sus signos distintivos, permitiendo así la convivencia de las marcas enfrentadas.
“Es una grata noticia que se permita a marcas menos conocidas convivir con marcas renombradas cuando las primeras no causan ningún perjuicio a las segundas, teniendo en cuenta que deben concurrir requisitos adicionales al simple renombre para que se permita a los titulares de éstas últimas prohibir el uso de signos distintivos idénticos o similares utilizados para proteger productos o servicios diferentes” comenta Violeta López, Abogada procesalista en Falcón Abogados.
